Топ-5 ошибок в регистрации товарных знаков

Топ-5 ошибок в регистрации товарных знаков

Часто клиенты приходят ко мне после неудачного опыта регистраций товарных знаков - самостоятельно или с юристом. И я уже замечаю, что все косяки плюс-минус похожи друг на друга. 

Сегодня я расскажу вам о пяти самых распространенных, чтобы вы с ними не столкнулись. С примерами из собственной практики, все как мы любим.

1. Неправильный выбор классов МКТУ

Рассмотрим на конкретном кейсе. Существует магазин украшений, где ИП продает украшения своего производства. ИП регистрирует товарный знак для 14 класса МКТУ (ювелирные изделия) и все. После этого запускает масштабную франшизу.

Где ошибка?

Дело в том, что товары и услуги по классам МКТУ распределены по определенной логике, порой весьма загадочной. В целом логика МКТУ такая:

1-34 класс — товары (берем их, если сами производим товары или лепим бирки с товарным знаком на товары заказного производства — если очень упрощенно);

35-45 класс — услуги.

По логике МКТУ продажа товаров в магазинах — это именно услуга! Поэтому если у предпринимателя есть и производство и магазин, то нужно брать 35 класс обязательно.

Бывают и другие случаи. Например: невнимательно изучили список МКТУ, неправильно интерпретировали термины, не включили нужные вам товары и услуги. Разобраться в МКТУ непросто, поэтому я более чем могу понять предпринимателей, которые что-то упускают при регистрации.

Какие риски?

Если вы не заняли нужный вам класс, его может занять кто-то другой. И в один прекрасный день пришлет вам претензию о том, что вы нарушитель со всеми вытекающими (перспектива судов, компенсации и т.д.).

Споры, ребрендинг, затраты на услуги юристов, неймеров и дизайнеров, потеря денег, времени и репутации как у клиентов, так и у партнеров и инвесторов. 

Да, конечно, вы можете зарегистрировать новый товарный знак. Но помните, что это увеличивает ваши расходы в 2 и более раза :) Зачем платить больше, если можно зарегистрировать сразу все нужные сферы деятельности?

2. Игнор запросов и писем Роспатента

С Роспатентом надо общаться. Не игнорьте Роспатент

Если вы подали неполный комплект документов, не так заполнили заявку- роспатент шлет запрос. Запросы могут быть разного характера. Доходит до смешного — мне Роспатент присылал запросы по заявкам на знаки-картинки с серым контуром о том, что я не указала серый цвет!

Предположим, запрос вы получили, но потеряли на своей электронной почте или вообще не удостоили вниманием. Ну и что?

А вот что:

Если не ответить на запрос в установленный срок, то заявку аннулируют, а вы потеряете заплаченные пошлины. Не всегда это большая сумма, но терять неприятно — в начале процедуры вы платите от 10 000 р в зависимости от количества классов.

Потерянное время. Если вашу заявку аннулируют, охрана знака будет начинаться только с даты подачи новой заявки. Это может быть существенно, если вы хотите как можно быстрее закрепиться на рынке, заключить договор с инвестором или продать бизнес.

3. Неправильно рассчитали или невовремя заплатили пошлину

При неправильном расчете ничего страшного не случится, если вы не совершаете ошибку из п. 2. Роспатент всегда присылает запрос, если пошлины не хватает, или она не уплачена. И дает вам срок на доплату (2 месяца).

Если вы не заплатите за эти 2 месяца, вам дают еще 6. С одним НО — размер увеличится на 50 %. И, увы, это размер пошлин, которые вам придется отдать

А вот несвоевременная оплата может сказаться критически.

Ситуация: вам зарегистрировали товарный знак и начислили пошлину за регистрацию. Вы не заплатили в срок. Прокуковали 8 месяцев.

Последствия: заявку отзывают (если проще — аннулируют). Вы потеряли время, деньги и т.д. (см. п. 2).

4. Не проверили знак перед регистрацией

К вопросу об экономии. Не все клиенты понимают, зачем проверять товарный знак перед регистрацией. Возможно даже ощущают впаривание им ненужной услуги

О проверке у меня будет отдельный подробный пост. Но если вкратце: сейчас в России ОЧЕНЬ много товарных знаков. И нет гарантий, что то, что вы придумали, еще не зарегистрировал кто-нибудь. Все же идеи витают вокруг нас и не факт, что вы с кем-то не пересеклись.

Если уже существует не просто такой же, а даже похожий на ваш товарный знак — вам откажут в регистрации! И вы опять потеряете деньги и время. Проверка предупредит эту ситуацию, и вы сможете осознанно решить, идти на риск или нет.

С отказами бороться можно. Для этого лучше смоделировать все ситуации на этапе проверки, чтобы осознать возможные сроки, доп. расходы и риски. Я знаю как минимум 4 способа борьбы с предотказами. Но они подходят не ко всем ситуациям.

Иногда, отказываясь от полноценной проверки, вы упускаете очевидные случаи отказа. И с ними, увы, ни один юрист не поможет.

5. Произвольно выбрали формат товарного знака, без понимания стратегии

Видов товарных знаков существует масса. Посмотрите мою статью про товарные знаки в gamedev, чтобы в этом убедиться. И каждый товарный знак регистрируется с определенной целью.

И сразу кейс. Предприниматели создают ООО и регистрируют сайт и аккаунты в социальных сетях. В доменном имени и аккаунтах указывают придуманное ими название. Чтобы защитить это название — регистрируют товарный знак.

Но вот незадача, уже есть что-то похожее! И предприниматели решают — а давайте добавим картинки, или еще лучше, заменим буквы картинками. Чтобы в целом было понято, что написано, но на уже существующее непохоже.

Где тут кроется дьявол?

Как обычно, в деталях. Товарный знак защищается именно в том виде, в котором его зарегистрировали! И использовать его надо так же.

Чем это может грозить предпринимателям?

Продолжая использовать в домене и соц. сетях слово, похожее на зарегистрированный знак, они сами становятся нарушителями и рискуют получить претензии, иски с требованиями компенсаций

Они не закрепили за собой название, только комбинацию из картинок/букв и картинок. Если это выяснится при due diligence, может быть сорвана крупная сделка.

Если наши предприниматели забьют на использование комбинированного знака, а продолжат использовать только слово. Конкурент может аннулировать их регистрацию, если они не используют товарный знак 3 года.

Источник: vc.ru