Вопрос:
По договору подряда подрядчик обязался выполнить строительные работы по заказу заказчика. Полученный результат содержит техническое решение, патентные права на которое принадлежат третьему лицу - правообладателю, и подрядчик без ведома заказчика и согласия правообладателя использовал полезную модель. Вправе ли правообладатель предъявить заказчику требования о возмещении убытков, связанных с незаконным использованием полезной модели?
Ответ:
В ситуации, когда в соответствии с договором подряда подрядчик обязался выполнить строительные работы по заказу заказчика, а впоследствии оказалось, что полученный результат работ содержит техническое решение, патентные права на которое принадлежат третьему лицу - правообладателю, и подрядчик без ведома заказчика и согласия третьего лица - правообладателя использовал данную полезную модель, правообладатель вправе предъявить к заказчику требования о возмещении убытков, связанных с незаконным использованием модели, даже если она была использована подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ без ведома заказчика.
Обоснование:
Согласно п. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).
В п. 2 ст. 1358 ГК РФ перечислены виды использования полезной модели, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использована полезная модель.
Право использования полезной модели может также принадлежать лицу, не являющемуся патентообладателем на основании закона (ст. ст. 1370, 1371 ГК РФ) или договора (п. 1 ст. 1365 ГК РФ).
Согласно ст. ст. 1251, 1406.1 ГК РФ патентообладатель может взыскать с нарушителя патентного права на полезную модель убытки, причем иск подается к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ).
В рассматриваемой ситуации подрядчик использовал полезную модель способом, указанным в пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ: изготовил продукт, в котором использована полезная модель, и ввел его в гражданский оборот, передав результат работ заказчику.
Соответственно, подрядчик нарушил право патентообладателя и может быть ответчиком по делу о взыскании убытков.
Однако для взыскания убытков, кроме собственно нарушения прав, необходимо также наличие убытков и причинной связи между действиями правонарушителя и убытками патентообладателя (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 10.04.2015 N С01-150/2015).
Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. 218 ГК РФ право собственности может возникнуть на вновь созданную вещь после ее создания либо перейти от одного лица к другому посредством договора. Право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации (ст. 219 ГК РФ).
Таким образом, заказчик по договору подряда становится собственником совокупности стройматериалов и технических решений (после передачи их подрядчиком), а затем - собственником здания (после государственной регистрации права собственности).
Заказчик также является лицом, использующим полезную модель, поскольку здание строилось с целью его использования самим заказчиком (применение) либо его введения в гражданский оборот (продажа, аренда), а до применения или введения в гражданский оборот хранится собственником с соответствующей целью.
Соответственно, право патентообладателя нарушено также и заказчиком.
Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ ответственность за нарушение интеллектуальных прав (в том числе и в форме взыскания убытков) наступает при наличии вины. Однако, если нарушение совершено при осуществлении предпринимательской деятельности, возможно применение взыскания убытков и к невиновному лицу (за исключением наступления обстоятельств непреодолимой силы).
Таким образом, даже если заказчик не знал о нарушении прав патентообладателя, возможно предъявление к нему иска о взыскании убытков. Заказчик, в свою очередь, вправе предъявить регрессный иск к подрядчику, неправомерно включившему полезную модель в состав переданного по договору подряда результата работ (п. 4 ст. 1250 ГК РФ).
В то же время, даже если вина заказчика отсутствует и здание не используется в предпринимательской деятельности, предъявление иска к заказчику возможно, так как обязанность доказывания отсутствия вины лежит в данном случае на заказчике-ответчике (абз. 2 п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
На основании изложенного можно сделать вывод, что предъявление иска о взыскании убытков к заказчику возможно даже в том случае, если подрядчик использовал полезную модель без ведома заказчика.
